Преодоление отказа в регистрации товарного знака

Отказ в регистрации товарного знака

Согласно статистике Роспатента, с 2016 года до 20% всех заявок получают уведомление об отказе, либо отзываются. Для компаний и предпринимателей такой отказ может стать настоящей проблемой, особенно когда в развитие своего бренда уже вложено много сил.

Чем опасен отказ в регистрации?

Как и в любом деле, все будет зависеть от конкретной ситуации. Значение имеет причина отказа, применяется ли незарегистрированный товарный знак фактически (на сайте, в рекламе и пр.), есть ли договоренности с торговыми сетями и партнерами. В целом можно ожидать:

• потерю денег и времени (госпошлина не возвращается, если не оспорить решение ФИПС, то всю процедуру придется начинать с начала, заново оплачивать госпошлину и ждать, без гарантии на успех повторной заявки);
• проблем с продвижением бренда, сбытом продукции, пересечением границы (не все платформы будут реализовывать ваш продукт, либо даже рекламировать его без регистрации вашего знака);
• вопросов и предписаний ФАС (использование не зарегистрированного товарного знака может обернуться проблемой, либо даже обвинением в недобросовестной конкуренции если есть похожий бренд);
• риска утраты контроля над брендом (конкурент может перехватить ваше «обозначение», зарегистрировать его самостоятельно, предъявить претензии как его законный правообладатель).

Отказ в регистрации товарного знака: когда и почему?

Существует два этапа проверки заявки, во время которых вы можете получить уведомление об отказе:

• Формальная экспертиза — на этом этапе проверяется наличие всех необходимых документов и корректность заполнения заявки. Проще говоря, представители ФИПС оценивают достаточно ли информации для проведения основной экспертизы «по существу».
• Экспертиза по существу — это основной и самый ответственный этап проверки вашей заявки, где эксперты ФИПС проверяют обозначение на соответствие требований закона, а также критериям охраноспособности.

Проблем на этапе формальной экспертизы легко избежать проконсультировавшись со специалистом, который проверит вашу заявку заранее. Если у представителей ФИПС появились вопросы, либо в документах обнаружено нарушение, заявителю будет дано время предоставить все необходимое. Только по истечению предложенного срока могут прислать уведомление об отказе.

Большинство отказов приходятся на этап экспертизы по существу. Здесь специалисты ФИПС детально изучают все материалы, проверяют соответствие заявки требованиям к товарному знаку, сравнивают с уже имеющимися обозначениями, промышленными образцами, НМПТ, объектами авторского права (произведениями, названиями, персонажами и пр.).

Какие бывают основания для отказа?

Все основания для отказа можно разделить на два вида:

Абсолютные основания — это обычно нарушения связанные с требованиями для товарного знака, такой отказ не предполагает оспаривания, приведение аргументов в защиту, часто является окончательным. К ним относятся:

• использование официальной символики, названий или изображений объектов культурного наследия;
• ложные, вводящие потребителей в заблуждение, противоречащие принципам гуманности и морали обозначения;
• обозначения, которые не имеют различительной способности (общеупотребительные, либо содержащие таковые символы или термины; описывающие свойства товара или выполненные в форме описывающие свойства), характерного словесного или графического исполнения.

Относительные основания — это чаще всего причины, которые связаны с уникальностью обозначения и правами третьих лиц. Проще говоря, к этой категории относятся все проблемы схожести товарного знака с уже имеющимися обозначениями, указывает на объекты авторского права (произведения, научные труды), содержат географические названия, имена или фамилии знаменитостей, орфографические и грамматические ошибки.

Это важно!

Неуплата госпошлины в установленный срок — основание для отказа в регистрации обозначения. 

Как избежать отказа в регистрации товарного знака?

Самым простым способом избежать отказа в регистрации — экспертная проверка заявки до её подачи в Роспатент. Это всегда дешевле и проще, чем оспаривать решение ФИПС или подавать исправленную заявку заново.

В ходе такой процедуры специалисты проводят аналогичные ФИПС проверки вашего обозначения, проверяют пакет документов, сравнивают ваш знак с другими объектами интеллектуальной собственности, заранее выявляют наиболее проблемные вопросы, могут предложить правки или заранее подобрать аргументы для экспертов Роспатента.

Можно ли проверить свой товарный знак самостоятельно?

Это интересно!

До 20% всех заявок на товарные знаки в Роспатент получают отказ или отзываются. Из них большая часть — подана заявителями самостоятельно, не проходила предварительной проверки специалистами. Предварительная проверка поможет вам избежать ненужного риска, выявить все возможные проблемы на подготовительном этапе.

Заявитель может сам проверить свое обозначения перед подачей заявки, но это потребует определенных знаний и навыков (а также доступа к открытым и специализированным базам данных). Проще говоря, вы должны знать «как и куда смотреть» для выявления проблем, понимать, как именно будет работать эксперт Роспатента (в идеале иметь опыт работы на этой должности).

«MyPatent»: Что делать при отказе в регистрации?

Это важно!

На  отказ в регистрации можно и нужно реагировать, отстаивать свои права и позицию. В большинстве случаев это лишь уведомление о том, что представитель Роспатента нашел в вашей заявке «что-то», что может послужить причиной отказа. У вас остается шесть месяцев, чтобы преодолеть подобные препятствия.

В этой ситуации вам потребуется предоставить аргументы, доводы и доказательства возможности правомерной регистрации обозначения. Сюда относятся не только «аргументы по существу», но также письменное согласие правообладателя знаках с которым обнаружено сходство, сравнительные аргументы и др. Кроме этого, уплатив дополнительную госпошлину можно внести коррективы в свою заявку, исправив указанные элементы либо даже переведя их в разряд неохраняемых.

Компания «MyPatent» сотрудничает с квалифицированными патентными поверенными, имеющими опыт работы в Роспатенте. Мы поможем отстоять вашу позицию, найти общий язык с правообладателями сходного по мнению экспертов знака, сформировать аргументы, которые изменят результаты экспертизы. Мы охотно беремся за непростые и интересные дела, даже если вышел шестимесячный срок аргументации, мы поможем оспорить решение ФИПС досудебном и судебном порядке.

Даже если Ваше дело кажется безнадежным, в Палате по патентным спорам или Высшей патентной палате мы докажем обратное: в ходе рассмотрения дела, мы сможем внести изменения в заявку (устранив единственную причину отказа), добиться регистрации обозначения.

Большинство проблем нам удается решить в досудебном порядке, но в отдельных случаях мы защищаем интересы наших клиентов в Суде по интеллектуальным правам, добиваемся регистрации товарного знака на любом уровне.